海外知識產(chǎn)權風險防控及預警提示

發(fā)表時間： 2024-11-12 16:00 來源：區(qū)市場監(jiān)督管理局 　　

　　近年來，我國企業(yè)在海外發(fā)展面臨各種知識產(chǎn)權風險的問題日益突出，因此，對出口企業(yè)進行知識產(chǎn)權風險預警提示，指導企業(yè)制定相應預警機制，有效防范和應對海外知識產(chǎn)權風險顯得尤為重要，對我區(qū)企業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略具有重大意義。為有效防范和應對海外知識產(chǎn)權風險對我區(qū)出口企業(yè)帶來的影響，清城區(qū)市場監(jiān)督管理局發(fā)布海外知識產(chǎn)權風險預警提示，供各經(jīng)營主體參考：

　　一、知識產(chǎn)權涉外風險類型

　?。ㄒ唬┢髽I(yè)被訴侵犯他人知識產(chǎn)權的風險

　　主要包括：競爭對手、關聯(lián)企業(yè)或NPE（非專利實施主體）在海外發(fā)起的專利、商標訴訟，參展海外展會期間遭遇的知識產(chǎn)權糾紛，美國國際貿(mào)易委員會（ITC）發(fā)起的“337”貿(mào)易調查等。

　?。ǘ┢髽I(yè)知識產(chǎn)權被侵犯的風險

　　主要包括：被外國企業(yè)搶注商標，被外國企業(yè)侵犯專利權、商標權、著作權等。

　　二、知識產(chǎn)權涉外風險防控策略

　?。ㄒ唬臅r間因素、技術因素、地域因素等方面科學分析評議在出口目標市場是否圍繞自主創(chuàng)新產(chǎn)品形成了有效的知識產(chǎn)權保護布局。若已形成有效的知識產(chǎn)權布局，則應準備相關證明材料，做到先布局，再出口。   

　?。ǘ┓治鲈u議出口產(chǎn)品是否會侵權。尤其是要了解競爭對手的知識產(chǎn)權狀況，要仔細比對出口產(chǎn)品是否會被出口目標市場的有效專利所覆蓋，是否會遭遇競爭對手的侵權訴訟，只有做到知己知彼，才能心中有數(shù)。

　　（三）出口產(chǎn)品應當及時準備所獲得授權的知識產(chǎn)權清單。尤其是在出口地獲得的專利、商標證書，也包括在中國獲得的相關知識產(chǎn)權證書。

　?。ㄋ模┲贫óa(chǎn)品出口策略。通過制定產(chǎn)品出口策略，形成產(chǎn)品出口的知識產(chǎn)權風險控制預案。對于出口產(chǎn)品可能侵犯他人知識產(chǎn)權的，應及早開展規(guī)避設計，或主動聯(lián)系權利人進行專利許可。也可以收集競爭對手知識產(chǎn)權瑕疵、對方侵犯自己的知識產(chǎn)權或合作企業(yè)侵犯自己的知識產(chǎn)權的反訴材料和證據(jù)。對于涉嫌專利侵權的產(chǎn)品已經(jīng)出口的，則應準備應訴材料，制定訴訟應對策略，積極應訴。

　?。ㄎ澹┵N牌加工做好知識產(chǎn)權審查。貼牌加工企業(yè)，在承接外來加工客戶訂單時，請務必注意對訂單項下加工產(chǎn)品的知識產(chǎn)權合法性進行必要審查，否則可能導致加工、生產(chǎn)侵犯他人專利或注冊商標專用權的產(chǎn)品，給企業(yè)造成損失。

　?。┢髽I(yè)要及時關注中國商務部門和知識產(chǎn)權部門的網(wǎng)站信息，了解最新的政策法規(guī)，加強與政府、行業(yè)協(xié)會、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、專業(yè)機構的溝通交流，積極參加各種海外知識產(chǎn)權維權培訓等。

　　三、知識產(chǎn)權涉外風險預警和應急預案

　?。ㄒ唬┥嫱怙L險預警

　　專利領域：

　　1. 專利保護水平評價。針對目標產(chǎn)品梳理確認包含的全部技術要素，解析自有專利保護范圍，對應分析自有專利對產(chǎn)品技術要素的保護支撐水平。

　　2. 風險專利解析。針對主要海外市場，圍繞產(chǎn)品技術要素開展檢索，解讀風險專利技術方案，確定風險專利的保護范圍。

　　3. 專利風險應對。結合企業(yè)自身技術保護狀況，從風險概率、可能導致后果等維度評價企業(yè)面臨的專利風險，進而從專利挖掘、規(guī)避設計、專利無效等維度制定應對風險的可行性策略。

　　商標領域：開展海外商標預警監(jiān)測，通過對產(chǎn)品或服務所在國進行商標檢索和監(jiān)控，評估侵權風險，對已經(jīng)發(fā)生的搶注等侵權行為及時采取措施。

　?。ǘ┰V訟應對預案

　　1. 主張不視為侵犯專利權的行為。包括已得到專利權人授權，如專利權用盡、明示或默示許可等情況；在先使用；科學試驗目的的使用；超過損害賠償主張的時效；禁止反悔的情形等。

　　2. 主張沒有侵犯專利權。包括與專利客體不相同和提出專利權無效等。

　　3. 主張專利權不可實施。包括專利權的獲取不公正以及專利權濫用、壟斷等情況。

　?。ㄈ?37”調查應對預案

　　1. 應訴考量。對于“337”調查，積極應訴更為關鍵，因為根據(jù)規(guī)則，被申請方如不應訴，自動判為敗訴。應訴需考量：是否存在侵權可能、訴訟費用和己方應訴能力。

　　2. 應對策略。在調查期間，對被訴商品或方法進行改造，對新的商品或制造方法進行規(guī)避設計。尋求和解，獲取使用許可。提出無效抗辯、提起反訴。




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